三 法律问题分析

根据对上述案例的分析，可以发现在技术成果转化纠纷中，当前比较核心的法律问题有：技术成果的权属争议，技术开发、转让、实施中的争议，商业秘密的保护。规范上述法律问题的主要有合同、专利、植物新品种、集成电路布图设计等方面的法律、行政法规和司法解释等，涉及技术进出口的，还受到《技术进出口管理条例》的制约。

（一）权属问题

权属是技术成果转化中的基础法律问题，也是研发单位、研发人员不可回避的问题，以下场景涉及权属的法定及约定：单位独立研发、员工离职后研发、委托开发、合作开发等。以下分述。

1.单位独立研发

单位独立研发中的权属争议主要在于技术成果归属于单位，还是归属于完成技术成果的个人。对此，我国的《合同法》《专利法》都做了比较明确的规定。司法实践中，权属争议最多的发生于专利领域，故本文以专利权属为例分析相关规定。

（1）职务发明创造的权属（专利申请权、专利权）原则上为单位。所谓职务发明创造是指，执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

执行本单位的任务是指：在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

本单位的物质技术条件，则是指本单位（包括临时单位）的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。但如果约定返还资金或者交纳使用费，或者是在技术成果完成后才利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，则不能被定性为“利用本单位的物质技术条件”。

关于“利用本单位的物质技术条件”，在中科院××研究所与罗××专利权权属纠纷案（〔2016〕京73民初281号）中，判决书的一段论述比较有借鉴意义：本案现有证据表明，在被告罗××就涉案技术成果的研发提出《离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置》的相应技术方案并向铝粉课题组组长王某汇报后，课题组决定采用该技术方案并由罗××负责项目的具体工作。课题组为此依据罗××提出的技术方案和专用设备图纸、通用设备的技术要求等，以原告中科院××研究所的名义加工、订购了电主轴、变频器等相关设备，并利用原实验室的部分铝粉装置设备和厂房进行了改造，在此过程中均使用了原告中科院××研究所铝粉课题组的经费。据此，本院认定涉案技术成果系利用了原告中科院××研究所的物质技术条件所完成的职务发明创造，涉案专利权应归属原告中科院××研究所所有。

（2）非职务发明创造的权属归发明人或者设计人。这里的发明人或者设计人是指对发明成果作出创造性贡献的人，如果仅提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等，则不属于完成技术成果的个人。

（3）对于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位可以与发明人或者设计人约定权属。虽然职务发明创造的权利人原则上为单位，但是对于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，约定优先。

2.员工离职后研发

对于企业，特别是科技初创型企业而言，员工离职流动是经常发生的。前已述及，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，法律明确规定属于职务发明创造，正常情况下专利申请权及后续专利权归单位所有。

那么员工离职1年后所完成的发明创造是否归属于个人或者新的入职单位呢？司法实践给出了判断标准。

在雷×、微纳公司与武汉××大学专利申请权权属纠纷案（〔2018〕鄂民终714号）中，判决载明：根据《中华人民共和国民法总则》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。雷×担任法定代表人的微纳公司申请“一种可挥发性有机物气体敏感材料及其制造方法”发明（发明人为雷×）专利时虽然超出了雷×离职后的1年期间，但该专利申请既与雷×在原公司的工作任务相关，也属于在先撤回专利申请技术的拆分，并且，雷×和微纳公司二审中提交的证据也不能证明该专利申请的技术系其自行研发，微纳公司申请“一种可挥发性有机物气体敏感材料及其制造方法”发明专利，有违诚实信用原则，侵犯了原公司和武汉××大学的专利申请权，应当予以撤回。

在具体纠纷的审理中，法院会实质考察离职后发明的基础、状况、所利用的条件等，综合判断发明与原单位的关系，并作出权属认定。

比较复杂的可能是同时利用了新旧单位的物质技术条件所完成的发明创造。对此，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》给出了原则性的规定：个人完成的技术成果，属于执行原所在法人或者其他组织的工作任务，又主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件的，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者其他组织达成的协议确认权益。不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。

3.合作开发和委托开发

技术的合作开发和委托开发是技术开发的常见模式，如果没有特别约定，相关权属归完成发明创造的单位或者个人。

需要关注的是在合作期间，往往涉及多个事项，涉及多份协议，其中可能涉及对权属的不同约定，哪份协议的约定具有最终的效力与协议的签订时间、签订背景、合作内容等都有关系。如在××工业株式会社与深圳××研究院等专利权权属纠纷案（〔2016〕粤03民初2785号）中，一份协议约定“如果OSZ和YH任何一方基于另一方提供的信息或材料创造、构想或付诸实践任何发明、思想或者设计（统称为发明），一方应立即将该发明告诉另一方。OSZ和YH将讨论并约定哪方（一方或几方）有权提交申请获得涉及该发明的专利并拥有所获专利权（包括实用新型和外观设计）”，即双方对专利权归属没有约定。但是，另案证据材料又显示原、被告双方对合作期间产生的专利权约定归深圳一方所有，深圳一方还提交了对外获奖证明及与银行的证明材料，均反映其拥有ATM机知识产权，即对内对外的证据均反映合作期间ATM机产生的专利权归深圳一方所有。法院最终也认定了深圳一方享有权利。

在实践中，还会发生因对合同是“委托开发合同”还是“合作开发合同”的定性认识不清，而产生争议，在没有特别约定的情形下，也将直接导致权属争议。如常州市××技术研究院与常州××科技有限公司技术委托开发合同纠纷案（〔2016〕苏0412民初7327号）中，原告认为按照《技术（合作）开发协议书》名称约定，双方系合作开发合同关系，被告认为按照协议书所约定的权利义务，双方系委托开发合同关系。法院认为，审查合同的性质时，不能只从合同的名称考虑，还应从合同约定的主要权利、义务等内容分析。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同两种。委托开发合同是当事人一方委托另一方进行研究开发所订立的合同，而合作开发合同是指当事人各方就共同进行研究所订立的合同。其主要区别是：当事人进行研究开发工作的方式不同。前者采取的是一方进行物质投资，不参与合同标的新技术成果的实质性研究开发工作，而参与研究开发的协助性或辅助性工作，另一方从事实质性研究开发工作的方式。后者采取的是双方当事人共同参加并进行实质性研究开发的工作方式。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“合同法第三百三十五条所称‘分工参与研究开发工作’，包括当事人按照约定的计划和分工，共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项，另一方进行研究开发工作的，属于委托开发合同。”按照《中华人民共和国合同法》（简称《合同法》）第三百三十五条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，技术合作开发要求合同的当事人对技术成果的完成在技术上均作出创造性的贡献。本案合同约定整个研究开发工作由原告负责，被告只进行物质投资，未承担实质性研究开发工作。可见，本案双方订立的合同符合《中华人民共和国合同法》第三百三十五条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，应认定为技术委托开发合同。

4.技术咨询及技术服务中的技术成果

技术咨询合同、技术服务合同在履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。当事人另有约定的，按照其约定。

5.技术改进

技术需要不断更新迭代，在技术转让过程中，为了适于实际应用，常常需要对被许可的技术进行改进或者改善，在技术改进、更新迭代的过程中，往往会产生新的技术成果。新的技术成果归属于谁？

《合同法》确立了约定优先的规则，同时规定在没有约定的情形下，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。但是这样的规定会引发新的问题，很容易发生在先技术方拒绝在后方继续使用之前技术的问题，这会导致在先和在后的技术都无法得到有效的使用。因此，企业或者科研机构在技术转让合同中一定要将后续“技术改进”的权利归属作为重要内容在合同中约定。

与《合同法》“可以约定权属”规定不同的是，2011年《技术进出口管理条例》的第二十七条对于进出口技术的改进权属直接作了“在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方”的规定，即排除当事人约定，这主要是从保护国内技术受让方角度作出的规定，一度也是技术进出口环节的争议焦点。不过，随着2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》的发布，第二十七条被删除，该争议将不再存在。

改进技术还会遇到的权属问题有：技术合同无效或者被撤销后，因履行合同所完成新的技术成果或者在他人技术成果基础上完成后续改进技术成果的权利归谁。对此，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》也作了明确规定：首先尊重当事人的约定，但当事人不能重新协议确定的，人民法院可以判决由完成技术成果的一方享有。

6.技术出资场景下的权属

根据法律规定，当事人以技术成果向企业出资但未明确约定权属，接受出资的企业主张该技术成果归其享有的，人民法院一般应当予以支持，但是该技术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理损害出资人利益的除外。

7.擅自将他人技术申请专利

“擅自将他人技术申请专利”并非典型权属争议，其实质为发明人/设计人争议，在实践中也多有发生，这类纠纷解决主要看证据材料。

如在锡探公司等与安迈公司专利权权属纠纷案（〔2016〕苏02民初263号）中，根据证据，屠×担任过探矿总厂的总工程师、技术中心主任及锡探公司的总经理，并在技术协议和商务合同上签了字，其应当明知锡探公司为涉案技术成果的研发方并享有技术协议约定的专利申请权。屠×在任职期间利用其妻女的身份成立了与探矿总厂、锡探公司经营业务相同的安迈公司，担任安迈公司的总经理兼总工程师，为安迈公司的实际控制人，此后安迈公司就将与涉案技术成果相同的技术申请了专利，根据上述事实足以认定安迈公司是在明知该涉案技术成果权利属于他人的情况下，申请并获得了涉案专利权，其行为难谓正当，同时亦侵害了锡探公司等对涉案技术成果应享有的合法权益。

在另外一起公司委托大学进行医药研发的专利申请权权属纠纷案（〔2013〕厦民初字第573号）中，法院认为，被告没有提交证据证明其在哪个实验室做了实验，相关当事人亦陈述该项目被告没有参与研究，故被告申请发明专利依据不足。

（二）技术开发

技术开发合同是指当事人就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同，当事人就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同，参照技术开发合同的规定。除前已提及的权属问题、合同定性问题，技术开发合同中比较容易引发争议的有：（1）开发中的风险承担；（2）是否按约定完成了开发任务。

关于技术开发的风险，在中航××公司与广州××技术研究院技术委托开发合同纠纷案（〔2017〕粤0115民初3332号）中，法院作了描述。技术合同是科技成果商品化的主要法律形式，其融合了普通民商事合同的共性与科技成果的特性，是一种特殊的民商事合同。基于技术委托合同标的物以及知识产权类合同的特殊性，技术委托开发合同不同于买卖、承揽等标的物相对明确的合同，科技成果的开发具有天然的技术风险。合同的特征决定，合同双方在合同订立之初通常仅能对开发事项作出大致的、方向性的约定，而在合同实际履行过程中则需要通过协商不断调整。因此，双方在合同履行期间，应根据合同的性质、目的和交易习惯合理地履行通知、协助等义务，本着诚信原则协商解决争议，最终实现订立合同的目的。……当事人在发生争议后，若均未遵循诚实信用的原则为促成合同目的的实现作进一步努力，则应各自承担相应的责任。

《合同法》也专门作了规定，在技术开发合同履行过程中，出现无法克服的技术困难，致使研究开发失败或者部分失败的，该风险责任由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，风险责任由当事人合理分担。

关于是否按约完成了开发任务，则主要取决于两个因素：一是合同是否对于开发任务作了明确具体的约定；二是对于开发过程、交付、验收等过程是否做了证据材料的固定。

如在北京××科技开发有限公司与北京市××医疗科学研究所技术委托开发合同纠纷案（〔2018〕京0101民初7789号）中，法院认为就原告委托被告研发蜜蜂毒新制品事宜，双方虽未另行签订书面协议，但根据《北京市科技计划课题任务书》所载内容，原告系蜜蜂毒优质高产及深加工技术研究应用课题的承担单位，被告系该课题的参加单位，课题任务书对被告应承担的具体研发工作内容、目标及计划进度等有明确约定，且盖有原告及被告公章，上述内容系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的合同，双方均应依约履行相应的权利义务。

又如西安××大学与上海××电气公司等技术委托开发合同纠纷案（〔2017〕陕民终890号）中，法院指出，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条规定，“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在”。该条对作为民事诉讼证明标准的盖然性规则进行了规定。当待证事实的存在达到高度盖然性时，可以认定该事实存在。法院进而认定，双方在合同签订后，进行了大量的研发工作，双方也在研发过程中进行了大量的沟通、交流与合作，最终研制出氙灯检测平台。该平台虽与合同的书面约定不同，但根据胡×自书的证明及工作邮件证明的事实，可以认定双方实际履行的是修改后的名称及参数存在高度可能性，同时，西安××大学已经按照合同履行了合同义务亦存在高度可能性。

（三）技术转让

广义来说，技术转让合同是指合法拥有技术的权利人，包括其他有权对外转让技术的人，将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人，或者许可他人实施、使用所订立的合同，包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同、专利实施许可合同。需要注意的是，当事人以技术入股方式订立联营合同，但技术入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的，视为技术转让合同。

技术转让合同需要关注的几点如下。

1.技术转让合同的形式

根据法律规定，技术转让合同应当采用书面形式。虽然很难说如果技术转让合同不采用书面形式就无效，然而转让合同涉及转让内容、转让方式、权属约定等，如果不采用书面形式，恐极易引起争议并发生当事人未予期待的后果。

2.转让的效力

专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。在委托开发或者合作开发技术秘密成果的法律关系中，若对于转让没有明确约定且无法确定，则如果一方将技术秘密成果的转让权让与他人，需经另一方同意或者追认，否则无效。^[7]中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

3.优先受让权

法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利；在委托开发的法律关系中，研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利；在合作开发的法律关系中，当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。

4.技术实施

技术成果转化需要实现技术实施的效果，技术实施包括本人的实施及对他人的许可实施，在技术实施中，需要关注以下事项。

（1）普通实施许可、排他实施许可、独占实施许可

独占实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，让与人依约定不得实施该专利；排他实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，但让与人依约定可以自行实施该专利；普通实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。

故在专利实施许可合同中，为避免后续争议，需要对许可模式予以明确的约定。而无论是哪种模式，除非另有约定，专利实施许可合同的受让人都不得许可约定以外的第三人实施该专利。

（2）共有人对他人的实施许可

专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

（3）委托开发及合作开发法律关系中专利的实施

在委托开发中，研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利；在合作开发中，合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请，申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

（4）委托开发及合作开发法律关系中技术秘密的实施

委托开发或者合作开发完成的技术秘密的使用权由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，当事人均有使用的权利。

5.权利瑕疵责任承担

技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者，在没有特别约定的情形下，受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。

技术让与人和受让人就转让技术存在权利瑕疵下责任承担的约定，在不涉及技术进出口的场景下，一般不会发生争议，因为根据法律规定，约定优先。但是在涉及技术进出口的场景下，一度争议很大，原因在于2011年的《技术进出口管理条例》第二十四条第三款明确规定，“技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任”，而不像《合同法》第三百五十三条存在“但当事人另有约定的除外”的规定。但随着2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》的发布，该争议将不再存在，在该决定中，《技术进出口管理条例》的第二十四条第三款已经被删除。

6.技术合同被确认无效后技术秘密的实施

侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后，除法律、行政法规另有规定的以外，善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。

（四）奖励和署名

这是与权属对应的一项权益，完成技术成果的个人有权获得相应的奖励和报酬，并有权获得署名，只有这样才能促进技术进步，对此，《专利法》和《合同法》都作了明确的规定，包含对发明人或者设计人的发明奖励以及专利实施后基于经济效益的奖励。《专利法实施细则》作了非常具体的规定。

在没有约定的情形下，单位应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。

在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。

（五）商业秘密的保护

商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密是技术开发及成果转让中的重要事项，尤其对科研机构和技术型企业而言。在激烈的竞争形势下，核心人物的流动、商业秘密的泄露往往意味着巨大的经济损失。

就司法实践而言，商业秘密的保护可以有两种途径。一是通过合同约定商业秘密保护的内容及义务，在发生争议时，以《合同法》为依据，根据合同的约定来判断对方当事人是否存在违约行为，并根据合同约定确定违约赔偿。二是通过法律的规定及对应权利人所采取的措施以商业秘密侵权来寻求救济，在发生争议时，主要根据我国《反不正当竞争法》的规定来判断权利人主张的内容是否构成商业秘密、对方当事人是否构成侵权，并根据权利人的证据材料来确认权利人的损失或者侵权人的获利，从而确定侵权赔偿数额。

一般来说，从合同角度来主张权利比从侵权角度来主张权利相对容易，权利人承担较轻的举证责任，但这同时也要求权利人在合同签订时就商业秘密事项有更为具体的约定。