2专利创造性判断中的技术启示的认定

——某汽车有限公司诉专利复审委员会专利驳回复审案

【案件基本信息】

1. 裁判书字号

北京知识产权法院 (2015) 京知行初字第1687号行政判决书

2. 案由: 专利驳回复审纠纷

3. 当事人

原告: 某汽车有限公司

被告: 国家知识产权局专利复审委员会 (以下简称专利复审委员会)

【基本案情】

某汽车有限公司于2010年9月3日提出第201010273963. 0号“用于使得后桥与汽车车身耦联的轴导向轴承”的发明专利申请 (以下简称本申请), 优先权日为2009年9月4日, 公开日为2011年4月13日。

专利复审委员会于2014年9月24日作出第73117号复审请求审查决定 (以下简称被诉决定), 认定本申请权利要求1相对于对比文件1和本领域公知常识的结合不具有创造性, 并具体认定如下: 权利要求1请求保护一种用于使得后桥与汽车的汽车车身耦联的轴导向轴承, 对比文件1 ( US 5941511 A, 公告日为1999年8月24日) 公开了一种用于使得悬挂系统的控制杆与汽车车身耦联的衬套装置, 权利要求1的技术方案与对比文件1相比存在两个区别技术特征, 并基于区别技术特征认定权利要求1实际要解决的技术问题是: 当车辆摇摆弹性运动时, 减小橡胶与止动垫圈之间的磨损与噪声。其中, 针对橡胶体与止动垫圈牢固地连接的区别技术特征, 被诉决定认为: 对比文件1公开了橡胶弹性体20与第一端部垫圈22之间压紧配合的技术方案, 使得当车辆摇摆弹性运动时, 橡胶在轴向方向不容易与第一端部垫圈22脱开而出现相对运动, 即对比文件1给出了减少橡胶与第一垫圈之间相对运动的启示, 而减少或取消相对运动的另一方法, 是将橡胶与第一垫圈牢固连接,因此, 在对比文件1的启示下, 本领域技术人员可以想到将橡胶与第一端部垫圈22牢固连接以减小磨损和噪音, 这是本领域技术人员的常规技术手段。另外, 考虑到橡胶的受力特性, 一般不会将橡胶与连接部件接触的每个面均进行硫化牢固连接,否则橡胶在弹性运动中, 因变形应力过大, 容易疲劳断裂, 因此, 本领域技术人员在选择橡胶与接触部件之间的固定方式时, 一般会留有自由边, 并针对性的选择在弹性运动中相对较易磨损的接触面进行固定, 以有目的性的减小该运动方向上的磨损和噪音, 相应延长橡胶寿命。因此, 本领域技术人员为了减小车辆摆动弹性运动时橡胶的磨损和噪声, 将橡胶与止动垫圈牢固连接, 也是容易想到的, 属于本领域技术人员的常规技术手段。在此基础上, 专利复审委员会认定本申请独立权利要求1及其相应的从属权利要求均不具备创造性, 因而驳回了该专利申请。

某汽车有限公司不服该决定, 向北京知识产权法院提起诉讼。

【案件焦点】

对比文件1是否给出了“橡胶体与止动垫圈牢固地连接”的技术启示。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为: 在判断对比文件是否给出了某种技术启示时,即判断对比文件是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示时, 对比文件所给出的启示通常应当是明确的, 在效果上亦不应有显著差别, 从而能够使本领域技术人员在面对所述问题时, 有动机的运用该区别特征对最接近的现有技术进行改进并获得要求保护的技术方案。对比文件1公开了橡胶弹性体与第一端部垫圈之间压紧配合的技术方案, 虽然能够使橡胶体在轴向方向与第一端部垫圈压紧而不易脱开, 从而在一定程度上能够起到减少橡胶体与止动垫圈之间的相对运动达到降低噪声的效果, 然而与本申请“橡胶体与止动垫圈牢固连接”的技术方案相比, 这种效果仅仅是辅助性的, 既不明确也不显著, 难以认定对比文件1已经给出了减小橡胶体和止动垫圈之间的相对运动, 从而降低磨损和噪声的技术启示。此外, 本申请与对比文件1存在的区别技术特征“橡胶体与止动垫圈牢固连接”正是本申请相较于背景技术的主要发明改进点所在, 将之认定为本领域的公知常识应当持更加谨慎的态度, 相应地, 被告亦应承担相对较高的举证证明责任。而本案中并无证据证明在本申请所涉及的轴导向轴承领域, 上述区别特征构成本领域的常规技术手段。因而被诉决定的相关认定证据不足。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第 (一) 项之规定, 判决撤销复审决定并责令重作。

该判决作出后, 双方当事人均未上诉, 一审判决已发生法律效力。

【法官后语】

在专利授权确权行政案件中, 创造性判断的“三步法”要求: 首先, 确定最接近的现有技术; 其次, 与该最接近的现有技术相比确定发明创造具有哪些区别特征, 并根据该区别特征所能达到的技术效果确定该发明实际解决的技术问题; 最后, 从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发, 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。其中的最后一步常常涉及技术启示的判断, 即现有技术中是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题 (即发明实际解决的技术问题) 的启示。

由于技术启示的概念较为抽象, 理解和把握不易, 实践中亦缺乏可操作的判断标准, 因而往往判断尺度不一、差别极大。因而技术启示的判断也成为创造性判断中的难点。从《审查指南》的相关规定来看, 其所给出的技术启示的判断指引是从发明的动机着眼的, 即是否能够使得本领域技术人员在面对所述技术问题时, 有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明创造。且针对不同的发明创造类型, 如发明专利与实用新型专利, 技术启示的判断也存在着不同。

本案中, 对比文件1公开的橡胶弹性体与第一端部垫圈之间压紧配合的技术方案, 与本申请中“橡胶体与止动垫圈牢固连接”的技术方案相比, 技术手段并不相同, 技术效果也存在显著差异。对比文件1公开的橡胶弹性体与第一端部垫圈之间压紧配合的技术方案, 虽然也能够使橡胶体在轴向方向与第一端部垫圈压紧而不易脱开, 从而在一定程度上起到了减少橡胶体与止动垫圈之间相对运动从而降低噪声的效果, 然而与本申请“橡胶体与止动垫圈牢固连接”的技术方案相比, 这种效果是辅助性的, 既不明确也不显著, 二者具有较大的差异, 难以认定对比文件1已经给出了减小橡胶体和止动垫圈之间的相对运动从而降低磨损和噪声的技术启示。此外, 根据本申请说明书背景技术和发明内容部分的记载, 对比文件1公开的内容基本相当于本申请的背景技术, 本申请与对比文件1存在的区别技术特征 “橡胶体与止动垫圈牢固连接”正是本申请的主要发明改进点所在, 在此情形下将之认定为本领域的公知常识应当持更加谨慎的态度, 相应地, 被告亦应承担相对较为明确的公知常识的举证证明责任。而本案中并无相应的公知常识证据能够证明在本申请所涉及的轴导向轴承领域, 为了解决磨损和噪声问题从而将“橡胶体与止动垫圈牢固连接”构成本领域的常规技术手段, 被告专利复审委员会也未作出充分的说理说明。综上, 作出上述判决。该案对专利授权确权案件中技术启示的认定给出了一定的指引,对同类案件的司法审查具有一定的参考和示范意义。

编写人: 北京知识产权法院 林鸿姣