一、专利纠纷

1等同原则适用的限制规则

——林某吉诉安徽宝迪肉类食品有限公司、北京合兴意商贸有限公司侵害发明专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判书字号

北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第1674号民事判决书

2. 案由: 侵害发明专利权纠纷

3. 当事人

原告: 林某吉 ( LINROOJEE)

被告: 安徽宝迪肉类食品有限公司 (以下简称宝迪公司)、北京合兴意商贸有限公司 (以下简称合兴意公司)

【基本案情】

本案原告系名称为“一种避免或减少冻肉解冻时血水流失的方法”的发明专利的专利权人, 其认为由宝迪公司生产、合兴意公司销售的原味鸡肉丝产品所使用的技术方案落入了涉案专利权的保护范围, 故请求法院判令宝迪公司、合兴意公司停止侵权并赔偿其经济损失和相应的合理开支。宝迪公司辩称其生产被控侵权产品使用的技术方案为现有技术, 且其生产被控侵权产品并未实际使用涉案专利方法。

【案件焦点】

宝迪公司生产被控侵权产品是否实际使用了涉案专利方法。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为: 涉案专利权利要求1具体包括以下方法步骤:1. 将离子强度范围为0. 342～6. 1的水溶液经由喷淋、滚揉或浸渍的方法涂抹在肉的表面; 2. 将处理后的肉静止一段时间; 3. 包装; 4. 冷冻。

首先, 涉案专利的主题名称对其保护范围的限定作用。涉案专利权利要求1所限定的技术方案应适用于除冷冻肉外的其他状态的肉。虽宝迪公司主张其针对的是冷冻肉进行加工, 然而根据其庭后提交的加工鸡胸脯肉过程的视频可知, 其加工的对象明显处于非冷冻状态, 已落入权利要求1的保护范围。

其次, 宝迪公司生产被控侵权产品是否包含权利要求1限定的包装、冷冻步骤。涉案专利为解决冻肉解冻过程中血水流失的技术问题所采用的技术方案为在肉的表面通过喷淋、滚揉或浸渍的方法涂抹特定离子强度的溶液, 随后对其进行包装、冷冻。可见, “包装”及“冷冻”的先后顺序对于涉案专利发明目的的实现并无实质性影响。故涉案专利权利要求1中“包装”及“冷冻”步骤对于权利要求1保护范围的确定并无限定作用。在此基础上, 由国家肉类食品质量监督检验中心出具的编号为CMRCSYSb22015QW601的检验报告可知, 宝迪公司生产被控侵权产品已包含了上述“包装” “冷冻”步骤。

再次, 宝迪公司生产被控侵权产品是否存在权利要求1限定的“静止一段时间”技术特征。原告主张涉案权利要求1限定的“静止一段时间”中“静止”的时间可短可长, 当“静止”的时间短到“零”时, 即不再需要“静止一段时间”,而直接“冷冻、包装”。故无论宝迪公司是静止一段时间后再冷冻、包装, 还是无须静止一段时间而立刻冷冻、包装, 均会落入涉案专利权利要求1的保护范围。但是, 若将涉案专利权利要求1中“静止”的时间短到“零”, 客观上导致的结果为可以不再“静止一段时间”, 从而实质上忽略“静止一段时间”的技术特征, 显然与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二) 》的规定及最高人民法院 ( 2005) 民三提字第1号民事判决书中所确定的规则相违背。因此,“静止一段时间”为确定涉案专利权利要求1保护范围所必不可少的特征。同时, 考虑到本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后, 可以直接且毫无疑义地确定“静止一段时间后再冷冻、包装”与“立刻冷冻、包装”已经构成两种并列的、具体的技术方案, 但涉案专利权利要求1中仅记载了“静止一段时间”的技术方案, 而未记载“立刻冷冻、包装”的技术方案, 故此, “立刻冷冻、包装”的技术方案不应纳入涉案专利权利要求1的保护范围。然而, 理论上宝迪公司存在无须静止一段时间而立刻包装、冷冻的可能, 故在原告未提交证据证明宝迪公司在生产被控侵权产品的过程中需要将相应产品“静止一段时间”后再“冷冻、包装”的基础上, 在案证据尚不足以证明宝迪公司生产被控侵权产品的行为涵盖了涉案专利权利要求1限定的“静止一段时间”的技术特征。

最后, 宝迪公司生产被控侵权产品是否存在权利要求1限定的“把此溶液经由喷淋、滚揉或浸渍的方法涂抹在肉的表面”技术特征。一方面, 考虑到原告在涉案专利授权过程中答复国家知识产权局《第一次审查意见通知书》时曾明确表示涉案专利与对比文件1在作用机理上存在明显不同, 可见, 原告已通过对作用机理的解释实质上将可能导致细胞壁破裂的注射、滚揉等机械力量的涂抹方式排除在涉案专利的保护范围之外, 即其已构成通过答复的方式放弃由注射、滚揉等机械力量的涂抹方式所构成的技术方案, 上述技术方案不应纳入涉案专利权利要求1的保护范围。从宝迪公司提交的加工鸡胸脯肉的视频可知, 其注射、滚揉等方式显然施加了一定的机械力量, 与涉案专利权利要求1限定的通过“滚揉”将特定离子强度的水溶液涂抹于肉的表面不应认定构成相同的技术特征。另一方面, 涉案专利说明书中明确将“其他肉品经常使用的方法” “其他被肉制品行业广泛使用的方法”与“喷淋、滚揉或浸渍”方法并列记载。本领域普通技术人员在阅读上述技术内容的基础上, 显然可以确定“其他肉品经常使用的方法”或“其他被肉制品行业广泛使用的方法”为可替代“喷淋、滚揉或浸渍”方法的并列技术方案。而如原告所述,“喷淋”即涉案专利申请日之前的“其他肉品经常使用的方法”或“其他被肉制品行业广泛使用的方法”。故宝迪公司使用的“注射”方法与涉案专利权利要求1限定的“喷淋、滚揉或浸渍”方法未构成等同的技术特征。

综上, 在案证据不能证明宝迪公司生产被控侵权产品的行为涵盖了涉案专利权利要求1限定的全部技术特征。即宝迪公司生产被控侵权产品的行为没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

北京知识产权法院判决:

驳回原告林某吉 ( LINROOJEE) 的诉讼请求。

【法官后语】

源于技术的发展、语言表达的局限性等原因, 在侵犯专利权纠纷案件中, 适用等同原则判断被控侵权行为是否落入涉案专利的保护范围, 是保障专利权人利益的应有之义。但专利权人基于专利权所获得的利益应当与其作出的贡献相适应。因此, 司法实践中逐渐形成了诸多对于等同原则适用的限制规则。

首先, 主题名称是对权利要求包含的全部技术特征, 其所构成的技术方案的抽象概括, 是对专利技术方案的简单命名, 其更为重要的作用在于表征涉案发明所属技术领域, 以便于检索。主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响。若主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响, 则该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。

其次, 就方法权利要求而言, 若方法专利的步骤顺序的互换并未导致技术功能或技术效果的互换, 则上述方法步骤顺序对于专利保护范围的确定并无限定作用。最高人民法院在 (2013) 民提字第225号案件中亦曾明确指出, 方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用, 从而导致在步骤互换时限制等同原则的适用, 关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。

再次, 判断被控侵权行为是否落入涉案专利的保护范围时, 不得将专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案, 基于等同原则的适用而再次将其纳入涉案专利权保护范围。

最后, 捐献原则的确立重在强调权利要求的公示性原则, 使专利权的保护范围相对确定, 以提高社会公众的活动预期, 保证社会公众自由的利用公知技术; 同时, 捐献原则的严格适用, 亦有利于提高专利文件撰写的质量。适用捐献原则应当满足如下条件: 第一, 被捐献给社会公众的技术方案应当为“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载”的技术方案。其中, “仅在说明书或者附图中描述”应当理解为该被捐献的技术方案在说明书中作为一种替代方案已为特定化的描述。第二, 被控侵权行为所采用的技术方案应为与“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载”的技术方案相同的技术方案, 而不应扩展至与其等同的技术方案。

编写人: 北京知识产权法院 王东勇 陈越